馬德里商標(biāo)國際注冊(cè)一直以來深受企業(yè)青睞，是企業(yè)在海外獲得商標(biāo)保護(hù)的一個(gè)重要的途徑。但是，在實(shí)踐的過程中，依然有很多企業(yè)對(duì)馬德里商標(biāo)國際注冊(cè)的基本知識(shí)缺乏認(rèn)識(shí)。為了讓企業(yè)加深對(duì)馬德里商標(biāo)國際注冊(cè)的了解，在日常實(shí)踐過程中少走彎路，本次為大家準(zhǔn)備了一些最常見問題的答疑。
1、馬德里商標(biāo)國際注冊(cè)，是不是只能以在原屬局獲得注冊(cè)的商標(biāo)作為國際注冊(cè)的基礎(chǔ)商標(biāo)？
答：否。根據(jù)《馬德里議定書》，國際申請(qǐng)可以基于在原屬局的基礎(chǔ)注冊(cè)，也可以基于在原屬局的基礎(chǔ)申請(qǐng)。兩者權(quán)衡之下，我們建議選擇在原屬局已經(jīng)獲得注冊(cè)的商標(biāo)作為馬德里商標(biāo)國際注冊(cè)的基礎(chǔ)商標(biāo)。考慮到基礎(chǔ)申請(qǐng)權(quán)利不穩(wěn)定，如果后期在原屬局因遭到駁回、異議而導(dǎo)致最終無法確立商標(biāo)權(quán)，那么整個(gè)國際商標(biāo)將會(huì)受到“中心打擊”，所以更應(yīng)該考慮將國際申請(qǐng)基于基礎(chǔ)注冊(cè)而不是基礎(chǔ)申請(qǐng)。如果確實(shí)未在原屬局擁有已注冊(cè)的商標(biāo)，可以考慮在商標(biāo)查詢和顯著性分析的基礎(chǔ)上，以駁回風(fēng)險(xiǎn)較低的商標(biāo)申請(qǐng)作為基礎(chǔ)進(jìn)行馬德里注冊(cè)。
2、注冊(cè)馬德里商標(biāo)國際申請(qǐng)需要與基礎(chǔ)商標(biāo)在哪些方面保持一致？
答：馬德里商標(biāo)國際申請(qǐng)的申請(qǐng)人信息及地址要與原屬局的基礎(chǔ)申請(qǐng)或基礎(chǔ)注冊(cè)的信息保持一致；指定商品或服務(wù)不能超過原屬局基礎(chǔ)申請(qǐng)或基礎(chǔ)注冊(cè)指定商品或服務(wù)的范圍。另外，商標(biāo)圖樣也要保持與基礎(chǔ)申請(qǐng)或者基礎(chǔ)注冊(cè)中的圖樣一致。
3、什么情況下會(huì)收到國際局下發(fā)的“不規(guī)范通知書”？
答：商品或服務(wù)分類不正確；商品或服務(wù)項(xiàng)目不規(guī)范；申請(qǐng)資料未完善或文件漏交；申請(qǐng)信息填寫不規(guī)范；忘記繳納規(guī)費(fèi)；申請(qǐng)人不符合提交資格等。
4、怎樣避免因指定商品或服務(wù)不規(guī)范而收到國際局下發(fā)的“不規(guī)范通知書”？
答：為了避免國際申請(qǐng)商品或服務(wù)不規(guī)范，商品和服務(wù)清單應(yīng)當(dāng)按照最新的《商標(biāo)注冊(cè)用商品和服務(wù)國際分類》（《尼斯分類》）歸類。為確保該清單被指定締約方所接受，建議使用馬德里商品和服務(wù)管理器（MGS）。該免費(fèi)工具列明了國際局和一些締約方主管局可以接受的商品和服務(wù)名稱。對(duì)于像美國、日本、韓國、加拿大這些有更細(xì)化的商品或服務(wù)描述的國家，可以到其官網(wǎng)查詢規(guī)范的商品服務(wù)項(xiàng)目。
5、如果基礎(chǔ)商標(biāo)是中文標(biāo)，相比起英文標(biāo)，馬德里商標(biāo)國際申請(qǐng)駁回的概率是不是更高？
答：不同的國家對(duì)于中文標(biāo)的審核標(biāo)準(zhǔn)不一樣。部分國家，如越南與亞美尼亞官方會(huì)認(rèn)為純漢字商標(biāo)不具有顯著性，基本以絕對(duì)理由駁回。從這方面來說，拉丁字母商標(biāo)的注冊(cè)障礙會(huì)稍微少一些。雖然在中國，企業(yè)在國內(nèi)市場(chǎng)注冊(cè)和使用的商標(biāo)大部分為中文商標(biāo)，但在國際市場(chǎng)上往往注冊(cè)和使用拉丁字母的商標(biāo)或圖形商標(biāo)，或包含拉丁字母、圖形的組合商標(biāo)更有利于申請(qǐng)人。
6、基礎(chǔ)商標(biāo)被撤三，我的馬德里商標(biāo)是否會(huì)受到影響？有什么救濟(jì)方法嗎？
答：基于馬德里商標(biāo)的“中心打擊原則”，對(duì)于商標(biāo)權(quán)利人而言，自商標(biāo)國際注冊(cè)之日起五年內(nèi)，國際注冊(cè)依附于原屬局注冊(cè)或申請(qǐng)的商標(biāo)，無論是因原屬局或法院決定撤銷，還是因主動(dòng)注銷或因未續(xù)展而效力終止，國際注冊(cè)不再受到保護(hù)。
雖然在《馬德里協(xié)定》和《馬德里議定書》中都有“中心打擊”的規(guī)定，但是《馬德里協(xié)定》沒有規(guī)定商標(biāo)國際注冊(cè)的注冊(cè)人在“中心打擊”之后的救濟(jì)措施，而《馬德里議定書》中卻給“中心打擊”留了一個(gè)后門，即：遭受打擊的國際注冊(cè)商標(biāo)申請(qǐng)人，在被撤銷之日起3個(gè)月內(nèi)，可以在商標(biāo)指定的國家，馬德里商標(biāo)國際注冊(cè)通過單一申請(qǐng)的方式轉(zhuǎn)為國家申請(qǐng)，可以保留國際注冊(cè)日期和優(yōu)先權(quán)日期，最大限度地保證了商標(biāo)的安全。
7、哪些國家除了繳納申請(qǐng)費(fèi)之外，核準(zhǔn)后還需要繳納二期費(fèi)用？
答：馬德里商標(biāo)國際注冊(cè)指定巴西、日本都要在注冊(cè)前繳納二期費(fèi)用。注冊(cè)費(fèi)用分兩部分繳納，提交國際注冊(cè)申請(qǐng)時(shí)先繳納“申請(qǐng)費(fèi)”，商標(biāo)通過主管局審查后再繳納“注冊(cè)費(fèi)”。所以在預(yù)計(jì)成本的時(shí)候，企業(yè)不要把這兩個(gè)國家后面的“注冊(cè)費(fèi)”忘記了。
8、馬德里商標(biāo)注冊(cè)后，是不是只需監(jiān)控續(xù)展期限即可？
答：除了監(jiān)控續(xù)展期限，還需要特別留意所指定的締約國是否需要提交使用聲明的。如在美國、柬埔寨、阿根廷、墨西哥、菲律賓、波多黎各、海地這些國家/地區(qū)，都需要提供使用聲明/使用證據(jù)。如果到期不提交使用聲明/使用證據(jù)，馬德里商標(biāo)將會(huì)在所指定的上述國家失效。
9、馬德里商標(biāo)國際注冊(cè)的優(yōu)勢(shì)在于哪些地方？
答：1）大體上看注冊(cè)成本比單一國注冊(cè)要低；2）節(jié)省時(shí)間，一般在自提交六個(gè)月內(nèi)會(huì)收到國際注冊(cè)證。商標(biāo)能否在各指定國獲準(zhǔn)注冊(cè)，要以各指定國的審查為準(zhǔn)。注冊(cè)周期一般在12~18個(gè)月左右時(shí)間；3）手續(xù)簡(jiǎn)單。申請(qǐng)人自行或者通過本國代理機(jī)構(gòu)向本國商標(biāo)局遞交一份申請(qǐng)，通過商標(biāo)局直接向世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織的國際局辦理商標(biāo)國際注冊(cè)事宜，不需要委托國外的代理組織代為申請(qǐng)。
10、什么情況下我可以選擇馬德里途徑注冊(cè)商標(biāo)？
答：主要從以下幾方面考慮：1）有國內(nèi)基礎(chǔ)注冊(cè)，且該國內(nèi)基礎(chǔ)注冊(cè)一直有被使用，權(quán)利穩(wěn)定，不擔(dān)心被第三方無效或撤銷；2）國際申請(qǐng)的目標(biāo)國家有多個(gè)的，可以選擇馬德里途徑注冊(cè)商標(biāo)；但是馬德里商標(biāo)國際注冊(cè)對(duì)于一些國家而言也是有局限性的。比如對(duì)于非洲部分國家，馬德里商標(biāo)國際注冊(cè)因?yàn)楫?dāng)局尚未出臺(tái)關(guān)于馬德里商標(biāo)的具體法律法規(guī)，所以效力還存疑，維權(quán)會(huì)比較困難。所以，對(duì)于這些國家，企業(yè)想要注冊(cè)公司的主營業(yè)務(wù)，建議還是選擇“逐一國家注冊(cè)”的方式開展商標(biāo)國際注冊(cè)。
寫在最后的話：對(duì)于企業(yè)來講，徹底了解清楚馬德里體系并不是一件容易的事，雖然要多花一份代理費(fèi)，但是我們?nèi)匀唤ㄗh企業(yè)通過代理機(jī)構(gòu)或者律師事務(wù)所來辦理國際注冊(cè)申請(qǐng)。代理事務(wù)所不僅掌握相關(guān)的理論知識(shí)，還熟悉具體的操作問題，更懂得為申請(qǐng)人量身制定相關(guān)商標(biāo)注冊(cè)保護(hù)方案。多花一份代理費(fèi)不僅可以處理新申請(qǐng)階段的事務(wù)，代理所還會(huì)在需要提交使用聲明的國家設(shè)置監(jiān)控提醒業(yè)務(wù)，以防企業(yè)漏交而造成在所指定的締約國失效的情況，避免了因小失大的窘境。
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參考文獻(xiàn)：
張宇，馬德里商標(biāo)國際注冊(cè)問題研究，北京：中國工商出版社，2018:220-210
