很多企業(yè)認為在海外注冊商標是擁有知名品牌的跨國公司才需要做的事，小企業(yè)沒有剛需，所以無需提前做好注冊準備。然而，當企業(yè)感受到迫切需求，需要走出國門時，可能會發(fā)現(xiàn)別人已經(jīng)捷足先登搶注了自己的商標。此時，企業(yè)想要奪回商標權，只能通過提出異議、無效或撤三等法律手段，甚至談判、購買等商業(yè)手段，這往往需要花費成倍的時間和金錢。所以，中國企業(yè)想在海外市場占據(jù)一席之地，除了要了解外國銷售市場之外，更要有知識產(chǎn)權方面的前瞻性，在進入海外市場前做好IP布局以及預防對策，未雨綢繆，充分利用知識產(chǎn)權法律保護自己的商業(yè)品牌。下面我們就來談談海外商標注冊需要注意的問題：
1）注冊國家的確定
企業(yè)要在海外確立自己的商標權，首先要明確商品銷售的目的市場是哪些國家，從而有重點地選擇注冊國別和地區(qū)。企業(yè)可以從以下方面考慮：
如果商品長期銷往單一國家，可以先在單個國家進行注冊。作為商業(yè)上的重點保護國，先確立自己的商標權，以防他人進行搶注（根據(jù)筆者觀察，由于近年跨境電商的興起，越來越多在中國國內(nèi)走紅的品牌會在海外被迅速搶注）。如目標市場涉及多個國家的，可以根據(jù)實際情況，考慮進行區(qū)域性組織注冊或通過馬德里國際注冊。其中，馬德里國際注冊以其相對低廉的費用受到大部分企業(yè)的青睞，仍為性價比較高的選擇。需要特別提醒的是：對于采用“注冊在先”原則的國家，如日本、韓國、西班牙、意大利等國，注冊時機宜早不宜遲；對于采用“使用在先”原則的國家，如美國、英國、澳大利亞、新加坡等，則應注意盡早將出口商品投入到出口國的實際商業(yè)使用中去。
2）注冊商品的確定
與國內(nèi)傾向于指定較多商品以獲得更大保護范圍的習慣不同的是，在海外注冊商標并不一定是商品選取的越多就越有利。各國商標制度對指定商品數(shù)量及商品描述的要求均有著較大的差別，我們不能照搬中國模式。比如在美國，在商標獲得注冊后美國專利商標局會執(zhí)行對繼續(xù)使用聲明進行嚴格審查的永久程序，根據(jù)這項程序，注冊商標在提交第一次使用聲明后，若每個商品或服務項目超過一個，約10%的商標將被要求提供在額外商品或服務項目上的使用證明。如果商標所有人不能提供商品或服務的使用證據(jù)，相應的已注冊商品或服務項目將會被官方撤銷。除了美國以外，菲律賓、柬埔寨、莫桑比克、阿根廷等國都需要在注冊后提供使用聲明。因此，企業(yè)需要結合自身的實際情況，在如何進行商品選擇方面做出慎重的考慮，切勿貪圖商品或服務的注冊數(shù)量。對于需要提交使用證據(jù)的國家，我們建議先注冊在企業(yè)主營項目相關的商品和在銷售過程中實際流通的商品，以及確保會在近期投入市場的商品上，以避免后期因不能提供使用證據(jù)而面臨被撤銷的窘境；對于暫時不需要提交使用證據(jù)的國家，除了在核心商品或服務上進行注冊，企業(yè)還可以從未來的業(yè)務范圍方面考量，多選擇一些在備選清單上、但短期內(nèi)又未能投入市場銷售的商品，以便提早可以獲得這些商品的保護權，海外商標注冊做到“兵馬未動，糧草先行”。
3）檢索
相較于國內(nèi)注冊，涉外商標注冊的較高費用是決策者猶豫的重要原因之一，所以商標注冊前進行檢索十分有必要。檢索程序除了可以讓企業(yè)提前獲悉注冊成功概率以及規(guī)避侵權風險，還可以在發(fā)現(xiàn)在先商標的情況下，對擬申請的商標設計進行修改。一般來說，企業(yè)可以自行在各國知識產(chǎn)權官網(wǎng)上，Wipo global database上或TM view進行初步檢索判斷。如想獲得更加詳細的檢索報告，可以委托專業(yè)的知識產(chǎn)權代理機構進行檢索。這里值得一提的是，部分國家，如阿聯(lián)酋、伊拉克、以及部分非洲國家均需要委托當?shù)厣虡司植拍苓M行檢索，企業(yè)無法實現(xiàn)自行在官網(wǎng)上進行檢索。
4）使用證據(jù)的保存
為了抵御由于不使用商標而被撤銷的威脅，在商標使用的過程中，企業(yè)就要開始注重證據(jù)的搜集和保存。對于發(fā)票、裝箱單、運單、提單、報關單、合同、展覽資料、獲獎證書等等，都需要定期整理及保管，以備不時之需。另外，有些國家強制要求對商標進行使用，否則在未能提交使用聲明時將由官方主動撤銷商標注冊。上述所提到的證據(jù)，均需要體現(xiàn)企業(yè)商標、使用時間，以彰顯商標在某特定時段內(nèi)有實際應用在指定商品上，從而形成效力十足的證據(jù)鏈。
5）注冊后商標的監(jiān)控及保護
涉外商標注冊完成以后，并不是就可以完事大吉，企業(yè)還需要自行或委托境外代理機構監(jiān)控商標狀態(tài)。由于大多數(shù)國家都存在“未使用撤銷制度”，因此，為了避免第三方對商標提出不使用撤銷，海外商標注冊企業(yè)應該持續(xù)使用已注冊下來的商標，保存好相關的證據(jù)。另外，對于部分沒有商標制度的國家，如馬爾代夫、東帝汶、索馬里等，定期在當?shù)貓蠹埢螂s志上進行警示性公告，一來起到廣告宣傳的作用，增加商標在該國的知名度，二來也可對相關公眾起到警示作用，公開聲明該商標歸申請人所有，他人不可隨意模仿或復制，否則需承擔侵權責任。
6）其它注意事項
◆在海外注冊了商標之后，為了實行雙重的維權保護，企業(yè)還可以在海關系統(tǒng)進行商標備案。此舉有助于海關快速地查獲侵權商品，并在采取進一步的法律和執(zhí)法行動之前通知品牌所有者或其代表。在泰國、緬甸等國家，海關備案系統(tǒng)可作為打擊假冒商品交易的有力工具，同時也是權利人知識產(chǎn)權保護策略的一部分，可使權利人更好地應對來自各方面的威脅。
◆很多情況下海外商標搶注者大多是當?shù)厝A人或者企業(yè)在當?shù)氐慕?jīng)銷商、加盟商、代理商，因此要警惕與企業(yè)有貿(mào)易往來的公司或個人，并且在與商業(yè)伙伴簽訂合同時對知識產(chǎn)權進行約定。
◆在商品銷售的過程中，盡可能地做好防范工作，例如可以在產(chǎn)品上采用物理防偽技術，在產(chǎn)品包裝上加貼防偽標志。
◆企業(yè)在運營過程中，應當建立健全監(jiān)管工作機制，始終保持擁有的知識產(chǎn)權案件處于有效監(jiān)控之下，確保運營的知識產(chǎn)權處于有效狀態(tài)。
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